Спасибо большое, очень интересно. Когда Вас читаю, всегда вспоминаю историю с лаком для волос Прелесть в СССР много фабрик его выпустили, а в 99е какая то, вроде московская, решила зарегистрировать его название - Прелесть. И тут на рынок уже бывшего союза хлынуло много импорта, хорошего, вкусно пахнущего, лака, который идеально держал прическу, не был жестким, как Прелесть. И ллак Прелесть потихоньку исчез. Умер.
Слышали про диваны «Честер»? Эти диваны продает куча мебельных.
Только вот одна компания зарегистрировала на себя слово «Честер» как товарный знак в Роспатенте и начала требовать миллионы со своих «конкурентов».
Попасть в такую ситуацию может каждый и не только с мебелью. И историй таких с каждым годом всё больше и больше, поэтому расскажу, как нам удалось с этим справиться.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
Я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ №2151. На примере этого дела покажу, что можно сделать, если вам или вашим знакомым предъявили претензию за нарушение чужого «бренда» и потребовали миллионную компенсацию.
Получаем претензию и решаем, что с ней делать
Вообще, когда я увидел эту претензию, я удивился. Первая мысль — «да как такое вообще можно было зарегистрировать».
Для справки Вообще-то Роспатент при регистрации знака проверяет, есть у слова различительная способность или нет — п. 1. ст. 1483 ГК РФ.
Товарные знаки — это же регистрация не самого по себе названия, а регистрация бренда каких-то конкретных товаров и услуг. И помимо прочего Роспатент проверяет, может такое название выделить продукт на рынке или нет.
Грубо говоря, Роспатент не зарегистрирует названия «Сапоги», «Дешевые сапоги» и даже «Шлёпки» на товар «обувь». Просто потому, что такое название не выделит бренд на рынке — это же просто характеристика товара, а не бренд.
Так и здесь: «честер» — это невысокие диваны с подлокотниками, которые продает чуть ли не каждый мебельный. Каретная стяжка и пуговицы — такие диваны много лет выпускают все, кому не лень, и странно было бы предположить, что такое расхожее название вида товара может принадлежать кому-то одному.
Но всё-таки «CHESTER-DIVAN» зарегистрировали...
Дальше у нас было три варианта.
1) Проигнорировать претензию и надеяться, что отправитель забудет о ней
Так себе вариант — обычно отправители все прекрасно помнят. А если не ответить на претензию, то суд может оценить это как фактор грубого нарушения. С «молчуна» могут взыскать компенсацию больше, чем если бы ответ был.
2) Сразу отправиться в Роспатент с требованием аннулировать знак
Если мы не согласны с регистрацией знака, ее можно оспорить в Роспатенте. Но идти туда сразу после получения претензии не стоит — вдруг у нас получится разойтись миром и до судов с Роспатентом дело не дойдет.
3) Написать обстоятельный ответ, чтобы отбить желание судиться
Это оптимальный вариант: большинство споров по интеллектуальным правам не доходит до суда. Правда, в случае с «честером» ни о каком встречном предложении с нашей стороны не шло.
Так и порешили.
В ответе на претензию объясняем спорщику, что его товарный знак был зарегистрирован по ошибке — законы, практика, все дела. Грозим обращением в Палату по патентным спорам: если нам это удастся, то спорщик останется и без денег, и без знака.
Обычно когда компания получает большой и подробный ответ с опорой на законы и практику, ее воинственный дух угасает. Спорщикам проще отстать и найти кого-то другого, чем рисковать.
Получаем иск и готовимся к суду
Наш отправитель не угомонился — спустя месяц мы получаем судебный иск. Только аппетиты теперь поменьше: вместо 5 000 000 просят 800 000 рублей.
Запускаем план «Б»: обратиться в Палату по патентным спорам, чтобы знак аннулировали.
А теперь важный нюанс, о котором вам точно стоит знать:
Спор по взысканию компенсации за товарный знак и спор по аннулированию этого знака — по нашим законам это два разных спора
Вот то место, где обжигаются многие предприниматели и их юристы: вместо того, чтобы оспаривать регистрацию в Палате, они просто идут в суд и пытаются там рассуждать о незаконности регистрации знака.
А суду всё равно. Причитать в суде о незаконности регистрации нет смысла. Пока товарный знак зарегистрирован — он действует. Это значит, что суды обязаны его защищать. Так суды и проигрывают.
Если мы считаем, что знак зарегистрирован незаконно, то идем в Палату по патентным спорам — это специальное подразделение Роспатента для таких случаев.
Именно поэтому в спорах по товарным знакам часто идут два дела параллельно — одно в суде, другое в Палате.
Так получилось и у нас.
Мы подготовили для Роспатента кипу документов на несколько сотен страниц: возражение и гору приложений. В дело пошли энциклопедии, справочники, научные статьи, публикации дизайнеров, выписки из патентных баз и скриншоты интернет-магазинов. Словом, всё, что было нужно, чтобы доказать Роспатенту, что «честер» — это вид дивана, а не чей-то бренд.
По легенде, дизайн первого честер-дивана еще в 18-м веке придумал Филип Дормер Стэнхоуп, 4-й граф Честерфилд. Едва ли граф предполагал, что спустя почти триста лет его имя попытается присвоить российский ИПшник, чтобы засуживать конкурентов.
Дело в суде закончилось раньше, чем в Роспатенте и результат был ожидаемым. С нас естественно взыскали компенсацию за «нарушение».
Но мы смогли добиться снижения компенсации на полмиллиона: вместо 800 000 рублей суд взыскал всего 300 000.
По меркам таких споров это уже было хорошим результатом. Только вот мы хотели большего: аннулировать знак и оставить спорщиков ни с чем.
Схема происходящего:
Палата по патентным спорам: отказать… хотя нет, постойте
Тем временем в Роспатенте рассматривали возражение. Несколько заседаний коллегия изучала каждое наше доказательство. И вот, в последнем заседании коллегия встает, чтобы озвучить решение…
Отказать. Оставить правовую охрану товарного знака в силе.
Как? Как после такой кипы доказательств можно было по-прежнему спорить с тем, что слово «честер» на рынке мебели использует весь рынок? Мы полыхали не на шутку.
Дальнейший путь в таких случаях обычно такой: месяц ждать письменного решения Роспатента, потом еще три месяца оспаривать его в суде. Но мы буквально за день пишем обращение на имя руководителя Роспатента.
Мало кто знает эту внутреннюю кухню Роспатента, но там все устроено так: сначала на заседании коллегия Палаты озвучивает решение, потом готовит письменный проект решения, который передается на утверждение руководителю Роспатента. Если все нормально — руководитель утверждает.
«Если» — это хорошее слово.
Редко-редко бывает так, что руководитель не утверждает решение Палаты, если поступит серьезное мотивированное обращение. Иногда такое обращение выстреливает.
Спустя несколько дней нам приходит уведомление Роспатента «о переносе даты заседания» — наше обращение сработало.
В уведомлении не было «ой, извините, мы ошиблись, всё исправим» — ничего такого. Просто Роспатент назначил нам еще одно заседание, словно в последнем никакого решения и не было. Но нам этого уже было предостаточно.
В новом заседании эксперты из коллегии сказали, что дополнительно ознакомились с нашими материалами. Нам задали еще ряд вопросов, после чего вынесли новое решение:
Вот это уже долгожданная победа. Но еще не конец (хотя он уже близко).
Пересмотр: суд отменяет решение о взыскании компенсации
Помните про взысканные судом 300 000 рублей? Решение Роспатента — повод для пересмотра того дела.
У нас появились новые обстоятельства — знак-то всё, не охраняется, значит и взыскивать было нечего. Само решение о регистрации знака отменили, то есть знак аннулирован, словно его никогда и не было.
Мы отправляемся в суд с заявлением о пересмотре дела.
Тем временем наш бывший «правообладатель» идет в другой суд — оспаривать решение Роспатента. Он хочет, чтобы Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента и вернул охрану его товарному знаку.
Снова два параллельных дела:
В одном мы отменяем компенсацию
В другом бывший правообладатель пытается вернуть охрану своему знаку
Мы уже близко к развязке, но держите схему:
Первым состоялся наш суд о пересмотре. Суд отказал нам со ссылкой на то, что «заявление подано преждевременно». Мол, у вас там решение Роспатента еще могут оспорить, чего вы сюда пришли.
Только вот в законе черным по белому написано: решение Роспатента вступает в силу со дня принятия. Кто там куда пошел оспаривать нас уже не интересует — пусть хоть обуспарываются.
Мы идем жаловаться в апелляцию и просим, чтобы суд заставили пересмотреть дело и не затягивать. Апелляция соглашается с нами и принудительно отправляет дело на пересмотр.
Тем временем в Суде по интеллектуальным правам мы защищаем решение Роспатента и суд отказывает «правообладателю». Суд согласен с нами: он говорит, что Роспатент правильно сделал, что аннулировал знак.
Из апелляции дело приходит в первый суд и, наконец-то, суд отменяет решение о взыскании компенсации.
Дело направляется на новое рассмотрение. А там уже и рассматривать особо нечего. Знак аннулирован, словно его и не было. Взыскивать компенсацию не за что.
Итоговое решение суда:
Вот это уже настоящая полная победа. С нас не взыскивают ни 800 тысяч, ни даже 300 тысяч. Знак аннулирован, во взыскании компенсации отказали полностью.
В итоге полная схема этого дела выглядела так:
Помните, в начале этого дела я говорил, что наш спорщик-взыскальщик рискует остаться и без денег, и без знака? Ну вот.
Как это дело пригодится всем остальным
Сегодня в России зарегистрировано больше 850 000 товарных знаков — названий, логотипов и других. Каждый год российские суды рассматривают несколько десятков тысяч споров.
Это значит, что попасть в похожую ситуацию может каждый, кто продает какие-то товары или услуги.
Вот выводы, которые пригодятся в такой истории:
1. Роспатент не регистрирует как товарные знаки названия, которые указывают на качество товара, его вид или свойства, обманывают покупателей или слишком похожи на уже существующие
2. Если все-таки такая регистрация состоялась, знак можно аннулировать через Палату по патентным спорам
4. Суд по взысканию компенсации и спор по аннулированию знака — это два разных спора, которые идут в разных госорганах
5. Будьте аккуратны при выборе названий для своих компаний и товаров и вовремя регистрируйте свои товарные знаки. Риск попасть на чужое и давно кем-то занятое название достаточно большой.
Если пост полезный-интересный — поставьте посту свой королевский лайк-вверх. Буду тогда писать еще о всяких полезных вещах по моей теме.
Там мои заметки для авторов и предпринимателей. Как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами — чтобы зарабатывать деньги и не терять их на компенсациях и штрафах. Рекламы нет, канал маленький, зато уютный — заходите, если интересно.
Недавно написал и опубликовал в канале небольшую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах».
Как говорится, без смс и регистраций собрал просто в табличку типичные ошибки, на которых теряют деньги, и расписал, что по моей практике стоит делать заранее, чтобы не влететь. Гляньте, возможно пригодится.
На все общие вопросы отвечаю в комментариях. Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, по регистрации товарных знаков проверить-посмотреть, или по судам — можно написать мне в личку в телеграме
