Друзья, прочитав пост про нападение патентного тролля и комментарии к нему, я увидел, что актуальным будет краткий путеводитель на эту тему, написанный на личном опыте владельца небольшого бизнеса. Так как дело считаю общественно полезным, прошу поднять, чтобы прочитало как можно больше заинтересованных людей, и добавляю тег "без рейтинга".
Я человек аккуратный, поэтому куча дисклеймеров.
1. Это первая часть - как реагировать на нападение. Если она окажется востребованной, напишу вторую - про то, как заранее максимально обезопаситься от нападения.
2. Пишу с точки зрения владельца, поэтому в юридических тонкостях могут быть ошибки, если найдутся юристы, чтобы их поправить - буду только рад. Ну и это, понятно, индивидуальный опыт, а не универсальный рецепт.
3. Все, что я напишу - относится к товарным знакам. Про другие виды патентов ничего не знаю, так как с ними не сталкивался.
Итак, к делу. Набросаем план войны:
1. Для перехода на военные рельсы нужно определенным образом настроить мышление.
2. Найти себе подходящего полководца или принять командование самому. Войны с патентными троллями ведут специально обученные люди, но не загадочные супермены.
3. Нанести упреждающий удар в тыл врага, чтобы выиграть время и создать новые плацдармы.
4. Укрепить собственную оборону.
5. Выйти на переговоры. Воюющие стороны их всегда ведут, потому что иначе в войне нет смысла, кроме взаимного уничтожения.
6. Перейти к контрнаступлению по всем фронтам.
7. Вовремя заключить мир на выгодных условиях.
И далее подробно по каждому этапу.
1. Настроить мышление
Мне кажется, что для войны с патентными троллями очень полезно понимать следующие вещи и постоянно мысленно к ним возвращаться, чтобы себя перепроверить:
1. Патентные тролли сами не отстают. Это, как правило, не случайные люди, а бизнес-стратегия, в которую вложены деньги, на которую посажены специально обученные сотрудники, и ожидать, что они просто откажутся от своего бизнеса – нет смысла. Затаиться и переждать не получится.
2. Расходы на битву с патентным троллем идут по восходящей. В самом начале можно отделаться стоимостью распечатки документов, но если битва зайдет далеко, то речь может идти о миллионах рублей, в том числе тех, которые взыщут с вас.
3. Из пунктов 1 и 2 следует простой вывод: надо моментально мощно реагировать, сразу давать отпор, но знать, когда остановиться. Если кто-то не дает вовремя отпор, его просто съедают.
4. Для выполнения пункта 3 важнейшим является следующее: как правило, наша цель не победа правды, и не уничтожение тролля, а достижение наилучших условий для нашего бизнеса. Это получается, например, путем официального заключения мирового соглашения. Для нас лучшим исходом будет не полный отказ тролля от своих прав, а включение в мировое соглашение пункта, по которому тролль дает все нужные нам права, а мы за это ничего не платим. В некоторых случаях это может быть очень цинично, потому что мы тем самым не только не препятствуем троллю нападать на других, но и извлекаем из его действий выгоду. Например, в случае с «Балдой» топикстартер остался бы на рынке вместе с троллем, а остальных вычистили бы. К сожалению, это самый простой и дешевый вариант. Но если есть деньги и запал, то можно и побороться за правду. Как – станет ясно дальше.
5. Битва с патентными троллями – это битва на бумажках. Помимо того, что в бумажках написано, важен сам их объем. Иногда победить можно просто за счет того, что тролль испугается количества бумажек. Общее правило, как ни странно, таково: чем больше бумаг вы введете в бой, тем дешевле, в среднем, отделаетесь.
2. Найти «полководца»
Итак, вы получили претензию о незаконном использовании чужого товарного знака. Первое, что вы делаете – оцениваете свои риски. Если они достаточно велики, то приглашаете для консультаций патентного поверенного. Это специальный юрист, которые по идее досконально знает, как вести дела с Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам.
ВАЖНО. Если цена вопроса кажется не очень высокой, то на этапе переговоров с троллем можно обойтись и своими силами. Патентные поверенные по-настоящему необходимыми становятся тогда, когда дело переходит в Роспатент или суд. Там порядок процедур, правила составления и подачи документов – в этом самому не разобраться.
Реестр патентных поверенных на сайте Роспатента:
http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_ru.htm
Патентный поверенный, по идее, полезен, как для грамотного составления документов, так и для выбора стратегии защиты. Но как раз со стратегией у многих бывают проблемы. Ну не очень хорошо учат у нас юристов искусству войны. Поэтому целиком доверять стратегию патентному поверенному я бы не рекомендовал до тех пор, пока вы не убедитесь в его высокой эффективности. При оценке стратегической компетентности, как мне кажется, здесь будет крайне полезной метафора подбора полководца для войны, в которую вы вступаете. По этой метафоре легко расставить красные флажки для отсева стратегически непригодных патентных поверенных:
1. «Советская» закалка. Во многих отраслях специалисты, подготовленные в советское время, продолжают оставаться лучшими, но с юристами в этом вопросе все сложно. Люди, выросшие и получившие профессию в другой экономической системе, зачастую не понимают ни интересов, ни логики бизнеса, поэтому с ними трудно работать и выстраивать защиту. Это как опытный командир конницы в танковой войне. Конечно, здесь, как и везде, полно исключений, и, насколько я знаю, крупнейшие наши юридические фирмы управляются именно юристами советской выучки, но в качестве красного флажка все-таки я бы это использовал.
2. Патентный поверенный не поинтересовался вашим контекстом – размером компании, величиной рисков, планами по развитию. Он рассматривает только формальную сторону дела. Это просто признак отсутствия стратегического мышления. Представьте себе полководца, который готовит войну, рисуя на карте стрелочки ударов, но не интересуясь запасами тыла, путями снабжения и т.п. контекстом.
3. Патентный поверенный называет фиксированную сумму за свои услуги и не уточняет, в каких случаях она может вырасти и до каких размеров. Ну это полководец, который говорит, что для выигрыша ему нужно ровно столько танков, пехоты и ровно столько сухпайков и т.п. Можно ли ему верить? Ну только если он совершеннейший гений.
4. Патентный поверенный описывает только одну возможную стратегию. Особенно в том случае, когда это стратегия защиты, без активных контратакующих действий. Что бы сказали маршалу Жукову, если бы он заикнулся о том, что все, мы вышли на рубежи СССР, дальше наступать не будем, авось немцы успокоились?
5. Патентный поверенный уверяет, что других специалистов – экспертов, адвокатов, общественников и т.д. привлекать не потребуется. Это полководец, который воюет только одним видом войск. Он может быть успешен только в узких задачах. Перерезать пути снабжения противника можно только авиацией, но вернуть контроль над захваченной территорией так, скорее всего, не получится.
6. Патентный поверенный не может четко объяснить варианты стратегии, их плюсы и минусы. Ну это обычно означает, что он сам их не очень понимает.
Одного красного флажка может быть недостаточно, но если есть два-три, я бы уже задумался.
Техническая компетентность. Здесь заблаговременных красных флажков я, к сожалению, придумать не смог. Видимо, склонность совершать технические ошибки можно выявить уже только в процессе сотрудничества.
3. Нанести упреждающий удар в тыл врага
Если вы полностью доверились патентному поверенному, то дальнейший план войны он вам поможет разработать в зависимости от ситуации. Но допустим, вы решили пока обойтись своими силами. Тогда лучше соблюдать определенные правила и использовать определенные приемы. В первую очередь вы смотрите, какие еще товарные знаки есть у тех, кто направил вам претензию. У Роспатента есть платная база, позволяющая искать по владельцам, но она для такой задачи не нужна. Ресурсы для бесплатного поиска товарных знаков по владельцам:
https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/
https://linkmark.ru/
http://www.findtm.ru/
Эти ресурсы могут быть немного неактуальны, поэтому найденные товарные знаки тролля лучше проверить по номерам на сайте самого Роспатента:
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
(нам нужен реестр товарных знаков и знаков обслуживания).
Поиск по номерам у Роспатента бесплатный.
Проверили, выяснили, допустим, что у тролля пять действующих товарных знаков. Ну или двести пятьдесят пять. Нам нужны те, которые зарегистрированы больше трех лет назад. Выбираем из них наиболее ценные, сколько осилим. Если среди них будет тот, по которому вам прислали претензию – отлично. Если нет – ничего страшного. И дальше по наиболее ценным товарным знакам по наиболее лакомым видам товаров мы направляем троллю письма по статье 1486 ГК РФ. А статья эта гласит, что если вы зарегистрировали товарный знак и не использовали его три года, то его можно будет у вас отобрать.
С того дня, как вы направили ваши письма, товарные знаки тролля оказались в подвешенном состоянии. Теперь ОН, тролль, должен будет вам и, если дойдет дело, суду, доказать, что он эти товарные знаки использовал. Использовал – значит производил товары под ними и торговал этими товарами. Доказать использование бывает очень трудно и реальным производителям. Например, ты производишь средство против грызунов, но не производишь против насекомых. Категорию средств против насекомых у тебя аннулируют. Почти невозможно доказать использование, если ты просто тролль, который зарабатывает на вымогательстве.
Итак, как видим, очень простой ход сразу может нас сделать грозным противником для тролля, представляющим опасность для его капиталов. Это и есть задача немедленной реакции – показать, что жертва имеет зубы и напугать в достаточной степени для достижения договоренности.
4. Укрепить оборонительные позиции
Если удалось подвесить товарные знаки по неиспользованию – отлично, но это не повод успокаиваться. Не удалось – не повод отчаиваться. Надо проанализировать предъявляемые требования и подготовить на них подробный и обстоятельный ответ. Главное правило этого ответа – ни с чем не соглашаться. Любое ваше согласие с любой позицией тролля потом может быть использовано против вас. Поэтому то, что мы не можем прямо отрицать, в ответе просто игнорируем. Для ответа, прежде всего, внимательно смотрим основание претензии.
Их, в основном, два: незаконное использование товарного знака и использование обозначения, сходного до степени смешения.
Незаконное использование подразумевает, что вы точно как знак зарегистрирован, так его и используете. Обычно это относится к знакам-словам. Сходство до степени смешения – более хитрая вещь. Это значит вы используете не сам знак, а что-то другое, что покупатели, теоретически. будут воспринимать как этот знак. Мегаклассика здесь – Abibas, сходный до степени смешения сами видите с чем.
Что делать, если вам инкриминируют просто незаконное использование.
Надо проверить, распространяется ли на вас действие товарного знака тролля. Доверять в этом вопросе претензии нельзя. Для этого смотрите в реестре Роспатента (ссылка выше) по номеру товарного знака его актуальные классы МКТУ (они внизу, вверху – те, по которым он регистрировался вначале, но они потом могут меняться). Сравниваете их со своей деятельностью. Сравнивать надо не на глазок, а по определенным критериям. Они прописаны в мегаинструкции Роспатента в разделе про «однородность».
https://rupto.ru/ru/documents/ruc-tz/download
ВАЖНО. Защита товарного знака распространяется не на все товары, а только на те, которые указаны в регистрации и на «однородные» им.
Поэтому если в регистрации указано «замки дверные», а вы продаете «щеколды» - троллю еще надо доказать, что одно однородно другому. Вы, разумеется, это отрицаете. Обычно для этого есть масса оснований. По инструкции Роспатента (пункт 7.2., ссылка выше), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. У щеколды и дверного замка ведь несколько разный функционал, правда? Вот об этом и пишете подробно в ответе. Желательно со ссылками на техническую литературу, всякие справочники, словари, госты и т.п. – чтобы выглядело внушительно и обоснованно.
Дальше проверяем правомерность регистрации товарного знака тролля. Для этого есть статья 1483 ГК РФ, в которой написано множество препятствий для регистрации, а также подробное пояснение в приведенной выше мегаинструкции. В примере с «Балдой», насколько я понимаю, было нарушено требование статьи 1483 – зарегистрировали общепринятый термин. Это основание для того, чтобы регистрацию оппонента отменить.
ВАЖНО. Если какой-то товарный знак зарегистрировали в Роспатенте, это еще мало о чем говорит. В Роспатенте, насколько я себе представляю, на этой теме сидит три с половиной человека, которые за небольшую зарплату в ручном режиме проверяют огромное количество товарных знаков. Естественно, они много чего пропускают. Поэтому вы как дилетант можете запросто увидеть несоответствие товарного знака статье 1483 там, где его не увидела «экспертиза» Роспатента.
Если вы увидели, что знак зарегистрирован незаконно, во-первых, прямо пишите об этом троллю в ответе, а во-вторых, угрожайте сразу подать две жалобы. Одну – в палату по патентным спорам Роспатента. Там оспаривается регистрация товарного знака по признакам статьи 1483 ГК. Вторую жалобу – в ФАС. Там оспаривается регистрация товарного знака по статье 14.4 закона «О защите конкуренции». Почему важно угрожать обеими жалобами (и потом подавать их). Потому что это разные основания аннулирования регистрации. И если вы выиграете хотя бы по одному из направлений – хоть в ФАС, хоть в Роспатенте – тролль потеряет свой товарный знак вообще. То есть вы здесь удваиваете риск тролля, улучшая свои шансы договориться.
Насколько я понимаю, если знак зарегистрирован законно, то есть в Роспатент жалобу подавать не о чем, все равно можно получить помощь ФАС, если знак, например, приобретен с целью недобросовестной конкуренции. Но это уже такие тонкости, для которых лучше привлекать юристов.
Идем дальше. Вторая возможность – это не прямое использование зарегистрированного товарного знака, а сходство до степени смешения. В этом случае действия все те же самые, что и для незаконного использования – проверяем однородность и законность регистрации. Но тут для тролля добавляется еще забота – ему надо доказать это самое сходство до степени смешения. Оно доказывается тоже по инструкции Роспатента (раздел 7).
Здесь вы опять вооружаетесь технической литературой, справочниками, и по пунктам отрицаете сходство до степени смешения. Какие там пункты – зависит от того, что с чем сравнивается, раздел в инструкции огромный и признаков там неперечесть, так что развернуться будет где.
ВАЖНО. Если вдруг у вас уже есть товарный знак и вы получили претензии по сходству до степени смешения от «старшего» знака, помните, что по статье 1512 ГК такие претензии можно предъявлять только в течение пяти лет. Если вашему знаку больше пяти лет, претензии по сходству до степени смешения вам не страшны.
5. Выйти на переговоры
Вы показали троллю зубы, укрепили свои позиции, и чувствуете себя достаточно уверенно? Тогда настало время выходить на переговоры. Для этого подготовьте черновик мирового соглашения, в котором пропишите, что вы хотите получить в обмен на отказ от своих претензий к товарным знакам тролля. Если переговоры сдвинутся и пойдут к завершению, то финальное мировое соглашение до подписания я бы настоятельно рекомендовал показать специалистам – тем же патентным поверенным.
6. Перейти в контрнаступление по всем фронтам
Если после укрепления позиций вы все еще очень не уверены в своих силах, или если тролль категорически отказывается от переговоров, то лучшей стратегией может стать переход в контрнаступление по всем фронтам.
На этом этапе уже очень целесообразно обращаться к специалистам.
Начать контрнаступление я бы рекомендовал с поднятия общественной бучи. Если у вас есть хоть какая-то социальная значимость – выходите к народу. Пишите посты на Пикабу с изложением ситуации, обращайтесь в профильные департаменты своего региона и города с воплями о том, что ваш региональный городской бизнес притесняют федеральные тролли. Не забывайте о наличии у нас такого полезного института как уполномоченные по правам предпринимателей. Они есть региональные, а есть федеральный – по интеллектуальной собственности. Некто Анатолий Семенов https://zakon.ru/asemenov
Почему нужна буча? Потому что тролли любят нападать и душить в тишине и темноте. Шум вокруг и яркий свет их раздражает и мешает обделывать их делишки.
ВАЖНО. В ходе общественной бучи не надо хаять Роспатент. Во-первых, не забывайте, что вам там еще слушаться. Во-вторых, никто не застрахован от ошибок, и ошибки Роспатента далеко не всегда связаны с коррупцией, халатностью и т.п., в чем мы так любим обвинять госорганы.
Наконец, от угроз можно и нужно переходить и к жалобам в Роспатент и ФАС.
Здесь главный совет – надо ответственно, со вкусом и энтузиазмом подходить к подготовке доказательств. Что наши чиновники и суды не глядя на доказательства выносят решения – в случае с товарными знаками – это миф. И Роспатент и суд по интеллектуальным правам очень четко и подробно разбирают разные доказательства, обсасывают их и оценивают.
Для доказательств вам скорее всего потребуются эксперты. Типичные эксперты с спорах о товарных знаках – это лингвисты (что какое слово значит и как читается), социологи (что потребители думают про товарные знаки, как их воспринимают, путают-не путают) и дизайнеры (насколько оригинальный товарный знак, является ли этот дизайн вариантом того и т.д.).
Есть государственные конторы, в которых подразделения именно на экспертизе товарных знаков специализируются:
Лингвисты – Институт судебных экспертиз МГЮА.
http://isemgua.ru/
Социологи – Институт социологии РАН, лаборатория социологической экспертизы.
http://www.isras.ru/lse_html
Так как это государственные конторы, у них можно получить некоторые услуги бесплатно. Какие именно – это, насколько я понимаю, зависит от их ситуации, но за спрос денег не берут, поэтому я бы обязательно запрашивал.
По дизайнерам у меня, к сожалению, такой информации нет.
Если тролль что-то говорит об убытках, оценке убытков, денежных компенсациях и т.д. – может понадобиться помощь профессионального оценщика. Оценщик должен состоять в СРО. СРО оценщиков сколько угодно можно найти через поисковики, но вам нужны будут именно те оценщики, которые специализируются на интеллектуальной собственности. Их не так-то много.
ВАЖНО. Если вы атакуете чужой товарный знак, то только те ваши доказательства, которые вы предъявили в Роспатенте потом будут рассматриваться в суде. Чего вы в Роспатент не принесли – в суде уже не примут. А вот новые доказательства, которые приносит владелец оспариваемого товарного знака, в суде потом примут. Поэтому доказательства против тролля надо готовить сразу основательно. Правда, здесь есть второй обидный пункт важности.
ВАЖНО. Расходы, которые вы понесете на защиту своих прав в суде, потом можно взыскать с тролля, если вы выиграете основное дело. Но это касается только расходов в суде. То, что вы потратили на подготовку документов для Роспатента – не будет компенсировано. Согласен, это обидно, но это полезно знать и для того, чтобы понимать свободу действий противника.
7. Вовремя заключить мир
Все время войны с троллем нужно учитывать следующие моменты:
1. Регулярно давать троллю возможность заключить мировое соглашение. Если вы чувствуете, что проигрываете, разумно идти на уступки, если выигрываете – может быть, стоит принять уступки со стороны тролля и в какой-то момент все же прийти к компромиссу. Помните, что у многих троллей судебные тяжбы – это профессия, а у вас нет. Поэтому отвлекаясь на тяжбу, вы отвлекаетесь от своего основного дела, значит в ваших интересах ее закончить побыстрее.
2. Все время сверять возможные издержки от проигрыша с возможными издержками от продолжения спора. В тот момент, когда первые становятся меньше вторых, стоит задуматься об отказе от борьбы.
ВАЖНО. Судебные издержки, и немалые, могут взыскать не только с тролля, но и с вас.
3. Все время искать союзников. Другие жертвы тролля, заинтересованные журналисты, общественники и т.п. – вам может пригодиться помощь любого.
Кажется, я сказал все, что мог на эту тему. Если будут вопросы – задавайте, постараюсь ответить.
